Il marchio di fatto di forma

Il marchio di fatto di forma è una delle categorie di marchi meno conosciute ma, allo stesso tempo, interessanti e importanti nel mondo della proprietà intellettuale.

Il marchio di forma: definizione

Con l’espressione marchio di forma si indica la forma di un prodotto che è identificativa di un’azienda e che costituisce di per se stessa un segno distintivo.

Si chiama “principio di estraneità al prodotto” quello che secondo la migliore Dottrina fonda la tutela di un marchio di forma. Significa che per possedere la capacità distintiva una forma deve essere estranea al prodotto che la incorpora e quindi essere capace di per se stessa di svolgere la funzione essenziale di un marchio che è quella di garantire al consumatore l’identità dell’origine commerciale dei prodotti, permettendogli, senza alcun rischio di confusione, di distinguere i prodotti o servizi da altri aventi un’origine diversa.

Di regola ciò avviene con l’uso prolungato nel tempo di una determinata forma, tale per cui il consumatore che, di regola non è affatto abituato a riconoscere nella sola forma del prodotto un elemento distintivo dell’impresa, finisce per mutare la sua percezione e riconoscere in quella forma non solamente la forma del prodotto, ma l’azienda che la produce.

Non si tratta di un particolare aspetto estetico della forma ma del mutamento della sua funzione: la forma passa da essere un elemento del prodotto ad un marchio dell’impresa e tale mutamento di percezione non è certo facile da ottenere e ancor più difficile è da dimostrarlo.

Un esempio di marchio di forma è la forma della penna “BIC”. Non serve al consumatore leggere il marchio denominativo, ossia la parola “BIC” impressa sul prodotto, bensì per riconoscere la celebre biro, gli sarà sufficiente vedere la forma. L’uso di quella forma diffuso da decenni e unicamente da quell’impresa fa sì che chiunque riconosca in quel prodotto una “BIC” e non solo una penna

Il marchio di fatto: definizione

L’EUIPO e la giurisprudenza hanno da sempre affermato il principio secondo cui il consumatore non è abituato a vedere nella forma del prodotto, per quanto esteticamente apprezzabile, un segno distintivo dell’impresa, bensì solo la forma del prodotto.

È per tale motivo che, di regola, i marchi di forma sono marchi non registrati. Infatti la forma del prodotto può realmente diventare un segno distintivo dell’impresa solo successivamente all’uso fatto nel tempo e al riscontrabile mutamento nel consumatore del riconoscimento nella forma non del prodotto in sé, ma del prodotto di una determinata impresa.

La forma può essere tutelata all’inizio come disegno e modello che, però ha presupposti di tutela e criteri differenti dal marchio. In ogni caso, questo tipo di tutela garantisce all’impresa un’esclusiva di 25 anni per sfruttare la forma in moda da fare in modo che essa assurga a marchio.

Nulla vieta poi all’impresa di registrare come marchio la forma anche in momento successivo.

Nulla vieta all’impresa di accedere ad altre forme di tutela come quella sul diritto d’autore e sulla concorrenza sleale.

Nulla vieta all’impresa di depositare una domanda di registrazione per una forma mai utilizzata. Il concetto che però si vuol esprimere non è sulla validità o meno della registrazione ma sull’intrinseca valenza distintiva di una forma.

Quando la forma del prodotto diventa marchio dell’impresa ?

Dottrina e Giurisprudenza unanimi parlano in proposito di “notorietà qualificata” del segno tale da determinare l’acquisto del diritto di esclusiva su di esso. Non si parla pertanto di una mera “notorietà” della forma, ossia della diffusione di un prodotto nel mercato, bensì di una notorietà “qualificata” ossia tale da far sì che il consumatore percepisca quella forma come un vero e proprio segno distintivo dell’impresa, ossia con la specifica qualificazione di marchio presso il pubblico.

Sarà compito dell’impresa far sì che quella forma assuma il valore di marchio. La prova può essere data tramite indagine demoscopica, ad esempio.

La Giurisprudenza

Affidiamo alla sentenze della CGUE i principi della giurisprudenza sul punto: “il carattere distintivo di un marchio, deve essere valutato in funzione  … delle aspettative del pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi” (così CGUE 173/04P, in GADI 5051 2016) e di regola “ non è infatti abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della forma, o confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale”, tanto che “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che di conseguenza assolva la sua funzione essenziale di indicatore di origine non è privo di carattere distintivo” (v. CGUE 173/04P, negli stessi termini ex plurimis Trib. Torino 11.06.2020, Trib. Milano 29.02.08, Trib. Milano 7.02.13, Trib. Venezia 23.03.16. CGUE C-437/15).

Conclusioni

Il marchio di fatto di forma è un tipo di marchio che presenta affascinanti dilemmi nell’ambito della proprietà intellettuale. La legge ha fornito gli strumenti per tutelare una posizione di fatto sul mercato, quella in cui la forma di un prodotto si eleva da mera forma per diventare un segno distintivo dell’impresa.

Evidentemente non sfuggirà il problema del rischio di monopolizzare forme che costituiscono “esclusivamente” la forma imposta dalla natura stessa del prodotto, come recita l’art. 9 cpi.

Il problema del monopolio nel mondo della proprietà industriale è un problema che nasce dal bilanciamento di due interessi contrastanti: quello della libertà di iniziativa economica e quello dell’interesse pubblico allo sviluppo del mercato e dei prodotti.

Il legislatore in ogni ambito internazionale ha optato per la concessione di un’eccezione alla libertà di iniziativa economica, garantendo all’impresa un monopolio per lo sfruttamento di un segno distintivo, di un disegno e, soprattutto, di un brevetto in quanto tali monopoli garantiscono l’evoluzione del mercato, i prezzi competitivi, il miglioramento dei prodotti e ciò avviene nell’interesse comune.

Ciò detto questo monopolio, quale eccezione al principio di libertà di iniziativa economica, incontra delle limitazioni e, per quanto riguarda la forma di un prodotto, tali limitazioni sono sancite dall’art. 9 del c.p.i. e dall’art. 7 del Regolamento sul marchio europeo (Reg. UE 2017/1001).

Quindi se è vero che la forma di un prodotto può essere tutelata come marchio, è altrettanto vero che una simile tutela incontra ulteriori limitazioni, tutte ispirate ad un principio comune nel diritto dei marchi e della proprietà industriale in generale, ossia quello di evitare il monopolio su forme, segni, parole, soluzioni di problemi tecnici che siano comuni, già diffuse e/o che abbiamo un significato intrinseco che deve poter essere utilizzato da chiunque.