Marchi tridimensionali e limiti alla registrazione: la sentenza Gömböc
Marchi tridimensionali e limiti alla registrazione: la sentenza Gömböc
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 23 aprile 2020 nella causa C-237/19, ha fornito importanti chiarimenti in materia di registrazione dei marchi tridimensionali, affrontando i limiti imposti dalla normativa europea alla tutela delle forme dei prodotti.
Il Caso
La società ungherese Gömböc Kft. aveva richiesto la registrazione come marchio tridimensionale della forma del “Gömböc”, un oggetto decorativo noto per la sua capacità di raddrizzarsi autonomamente grazie alla particolare conformazione geometrica.
L’Ufficio ungherese per la proprietà intellettuale aveva respinto la domanda, ritenendo che la forma del Gömböc fosse necessaria per ottenere un risultato tecnico e conferisse un valore sostanziale al prodotto. La questione è giunta dinanzi alla Corte di Giustizia UE tramite rinvio pregiudiziale della Kúria, la Corte Suprema ungherese.
Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico
La Corte ha esaminato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii) della direttiva 2008/95/CE, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Secondo la Corte, per determinare se una forma sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, non ci si deve limitare alla rappresentazione grafica del marchio, ma è lecito considerare anche altri elementi, come la percezione del pubblico di riferimento, le caratteristiche essenziali del prodotto e le informazioni tecniche disponibili.
Nel caso del Gömböc, la forma dell’oggetto è stata progettata per permettere il raddrizzamento automatico, e tale funzione tecnica è insita nella sua conformazione. Pertanto, la forma è considerata necessaria per ottenere un risultato tecnico, rientrando nel divieto di registrazione previsto dalla normativa.
Forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto
La Corte ha poi analizzato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii) della direttiva 2008/95/CE, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
In questo contesto, la percezione del pubblico assume rilievo: se la forma del prodotto è tale da influenzare in modo significativo la decisione di acquisto del consumatore, conferendo al prodotto un valore sostanziale, essa non può essere registrata come marchio.
Nel caso del Gömböc, la forma non solo svolge una funzione tecnica, ma rappresenta anche un simbolo di un concetto matematico unico, suscitando interesse estetico e intellettuale. Questa combinazione di fattori contribuisce a conferire al prodotto un valore sostanziale, rafforzando il motivo di esclusione dalla registrazione.
Strategia per la tutela della forma come marchio tridimensionale
Nel caso Gömböc, la forma dell’oggetto è risultata centrale, ma non idonea alla registrazione come marchio tridimensionale.
La sentenza Gömböc evidenzia l’importanza di distinguere tra le diverse forme di tutela della proprietà intellettuale. Mentre i marchi proteggono i segni distintivi che identificano l’origine commerciale dei prodotti, le forme tecniche o estetiche possono essere tutelate attraverso altri strumenti, come i brevetti o i disegni e modelli.
Le imprese devono valutare attentamente la natura della forma che intendono proteggere e scegliere il tipo di tutela più appropriato, evitando di ricorrere alla registrazione come marchio per forme che svolgono una funzione tecnica o conferiscono un valore sostanziale al prodotto.
Conclusione
La decisione della Corte di Giustizia UE nel caso Gömböc stabilisce principi chiari in materia di registrazione dei marchi tridimensionali, sottolineando i limiti imposti dalla normativa europea per evitare che la tutela del marchio sia utilizzata per proteggere forme funzionali o esteticamente determinanti.
È essenziale comprendere i requisiti per proteggere una forma come marchio tridimensionale, evitando il rischio di nullità.
Le imprese devono considerare con attenzione questi limiti nella strategia di protezione dei propri prodotti, valutando le caratteristiche della forma e scegliendo gli strumenti di tutela più adeguati per garantire una protezione efficace e conforme alla normativa vigente.
Abbiamo già trattato i profili di tutela delle forme di prodotto anbche nel caso di oggetti di arredo di design per la casa e nel caso del profumatore di desgin registrato.
