Contraffazione di un modello registrato per un profumatore per ambiente: come abbiamo gestito la contestazione

In sintesi

• Cliente: azienda manifatturiera del settore complementi d’arredo e design, provincia di Macerata
• Problema: contestazione da parte di una società internazionale per presunta interferenza con un disegno/modello registrato; rischio di inibitoria, ritiro prodotti, obbligo di comunicazione dei dati commerciali e risarcimento
• Strumento: trattativa stragiudiziale fondata sull’analisi degli artt. 124, 125, 121-bis e 131 D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale)
• Risultato: accordo stragiudiziale senza comunicazione dei dati di vendita e senza riconoscimento di contraffazione; modifica del prodotto concordata

Se la tua azienda opera nel settore arredo, casa o complementi di design e ha ricevuto una diffida per presunta contraffazione di un disegno o modello registrato, questo caso può aiutarti a capire cosa succede nella pratica. Lo Studio ha assistito un’azienda marchigiana della provincia di Macerata, attiva nella produzione di complementi d’arredo di design, quando una nota società internazionale del settore casa ha contestato la commercializzazione di un profumatore per ambiente ritenuto interferente con un proprio modello registrato.

La situazione di partenza

L’impresa realizzava prodotti per la casa, con marchi propri e marchi concessi in licenza. Tra questi, un profumatore per ambiente caratterizzato da una particolare cura estetica. La contestazione proveniva da una società internazionale con un portafoglio di diritti di proprietà industriale strutturato.

Il rischio era concreto e grave: un giudizio per contraffazione di modello registrato può comportare l’inibitoria della fabbricazione e della vendita (art. 131 c.p.i.), il ritiro dei prodotti dal commercio e la loro distruzione (art. 124 c.p.i.), il risarcimento del danno calcolato anche sugli utili realizzati (art. 125 c.p.i.) e l’esercizio del diritto d’informazione (art. 121-bis c.p.i.), con l’obbligo di comunicare tutti i dati sull’origine e la distribuzione del prodotto contestato.

C’era poi un rischio ulteriore, spesso sottovalutato: l’azione della controparte avrebbe potuto estendersi anche ai clienti che avevano acquistato i profumatori contestati, con un discredito commerciale difficile da recuperare, anche nell’ipotesi in cui la contestazione si fosse rivelata, in un secondo momento, infondata. Per un’azienda di dimensioni medie, con la produzione in corso, la merce già distribuita e i rapporti commerciali attivi, ogni giorno senza una strategia chiara aumentava l’esposizione.

L’approccio dello Studio

Lo Studio ha esaminato la fondatezza della pretesa sotto il profilo della tutela del design ai sensi del D.Lgs. 30/2005. La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il modello e di vietarne l’uso a terzi, per un periodo fino a 25 anni. E per la valutazione della contraffazione non è richiesta la copia identica: è sufficiente che il prodotto susciti nel cosiddetto utilizzatore informato un’impressione generale non sufficientemente diversa da quella del modello registrato.

Abbiamo illustrato al cliente questo scenario in modo trasparente. Verificata l’esistenza di un rischio concreto, la strategia si è orientata sulla trattativa stragiudiziale, con tre obiettivi:

1. escludere la comunicazione dei dati sulle vendite, evitando l’attivazione dell’art. 121-bis c.p.i. e proteggendo la riservatezza commerciale dell’azienda;
2. concordare una modifica del prodotto che eliminasse gli elementi estetici potenzialmente interferenti con il modello registrato;
3. chiudere la vicenda senza alcun riconoscimento di contraffazione.

Il passaggio critico è stato dimostrare alla controparte che la modifica del prodotto rendeva superfluo un giudizio, i cui costi e tempi avrebbero potuto compromettere la reputazione del marchio aziendale.

L’esito e i tempi

La vicenda è stata definita in tempi contenuti attraverso un accordo stragiudiziale, raggiunto al solo fine di evitare un contenzioso. In concreto:

• l’azienda non ha comunicato alla controparte alcun dato relativo a vendite, fatturato o canali distributivi;
• l’impegno assunto si limita alla modifica del profumatore, con eliminazione degli elementi potenzialmente sovrapponibili al modello contestato;
• nessuna inibitoria emessa, nessun risarcimento corrisposto, nessun giudizio avviato;
• nessuna comunicazione ai clienti dell’azienda, che l’accordo ha tenuto fuori dalla vicenda.

Il caso è analogo ad altre vicende gestite dallo Studio in materia di contraffazione di modelli nel settore del design e dei complementi d’arredo.

Ogni vicenda legale ha le sue specificità. L’esito descritto è il frutto di circostanze precise e non può essere garantito in altre situazioni, neppure analoghe.

Cosa puoi imparare se ti trovi in una situazione simile

La tutela dei disegni e modelli, nel diritto italiano ed europeo, può riguardare anche dettagli estetici che sembrano secondari: la forma di un manico, il profilo di un contenitore o di un diffusore, la combinazione di linee e volumi. Un’azienda che produce oggetti di design deve sapere che:

• anche un elemento decorativo può essere stato registrato come modello da un concorrente, con tutela fino a 25 anni;
• la contraffazione non richiede la copia identica: basta un’impressione generale non sufficientemente diversa agli occhi dell’utilizzatore informato;
• un giudizio può comportare inibitorie anche in via d’urgenza, ritiro dei prodotti, pubblicazione della sentenza e risarcimenti comprensivi degli utili realizzati;
• quando arriva una diffida, la reazione impulsiva è rischiosa: rispondere in modo aggressivo, ignorare la contestazione o continuare a vendere senza una valutazione tecnica può aggravare la posizione;
• una soluzione stragiudiziale, quando possibile, contiene i costi, protegge la riservatezza dei dati commerciali e tiene i clienti dell’azienda fuori dalla controversia.

Se ti trovi davanti a una contestazione simile nel settore del design, dell’arredo o dei prodotti per la casa, può essere utile verificare con un professionista la fondatezza della pretesa e valutare i margini per una composizione, prima che la controparte si rivolga al giudice. Lo Studio ha gestito casi analoghi anche in materia di imitazione servile e di concorrenza sleale nel distretto marchigiano del design, oltre che sul versante penale della contraffazione di modelli.

Studio Legale Torresi e Associati

Se hai ricevuto una contestazione per presunta contraffazione di un modello registrato e i tempi iniziano a essere stretti, lo Studio può valutare il tuo caso in una prima consulenza riservata. Operiamo da Macerata su tutto il territorio delle Marche, con esperienza specifica nella tutela della proprietà industriale per le imprese del design e dell’arredamento.