Marchio e secondary meaning

L’art. 13 c.p.i. disciplina uno dei requisiti di validità del marchio: la capacità distintiva.

Un marchio, per essere valido deve essere costituito da un segno capace di identificare un prodotto o un servizio e distinguerlo da quello dei concorrenti (art. 7 c.p.i.).

Per tale motivo non possono costituire validi marchi “quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”, ovvero “quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono” (art. 13 c.p.i.).

Questo significa che non può costituire oggetto di esclusiva, tutelabile dal diritto industriale, l’uso della parola “fiore” o “pianta” per contraddistinguere l’attività di un vivaista, ovvero l’uso della parola “auto”, per identificare un servizio di noleggio auto, ovvero l’uso della parola “cosmesi” o affini, per prodotti di cosmetica.

Analogo discorso vale per le parole di uso comune nel commercio, come ad esempio “super” o “extra” etc., ma anche per quei segni di uso comune come il disegno di una corona o lo stemma araldico del giglio.

Una puntualizzazione merita il marchio figurativo, perché pur essendo descrittivo del prodotto o del servizio che intende identificare, può assumere infinite varianti ed essere distintivo, magari non da un punto di vista concettuale, bensì grafico. Infatti, il disegno di un fiore con particolare colori e/o forme, ben potrebbe costituire un valido marchio per contraddistinguere l’attività di un vivaista, oltre che essere costituire un’opera tutelata dal diritto d’autore.

In questo contesto di segni descrittivi si è soliti parlare di marchi deboli e forti e di secondary meaning.

Il secondary meaning è sancito dal secondo comma dell’art. 13 c.p.i., laddove è scritto che “… possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.

Per fare qualche esempio, si pensi ai marchi “Divani & divani”, “Poltrone e sofà”, “Borotalco” e “Rotoloni” per i quali è evidente che la parola, pur sé descrittiva o generica, abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso da parte del titolare del segno (uso fatto anche all’interno di un marchio complesso come “Rotoloni Regina”), per cui il pubblico finisce per aggiungere al significato originario di quella parola, un secondo significato distintivo, ossia di segno collegato ad un determinato prodotto o servizio.

Ciò che rende valido un marchio originariamente nullo è proprio la modificata percezione del pubblico. Tale modifica avviene attraverso la diffusione del segno e la sua pubblicità.

La prova di tale mutamento non è semplice da fornire. Si è soliti sostenere che la durata dell’uso del segno, l’ampiezza territoriale o l’ammontare degli investimenti pubblicitari affrontati dal titolare, sono elementi idonei a far presumere, pur se in via indiretta, che il pubblico abbia modificato la percezione del segno.

La prova regina, però, si ritiene debba essere l’indagine demoscopica presentata come prova dal titolare, ovvero acquisita tramite CTU in sede di contezioso. Un simile strumento è idoneo a dimostrare l’esistenza nel pubblico dei consumatori del mutamento nella percezione di quella parola come segno e, poi, come segno distintivo di un’impresa.

Un caso affrontato dal nostro Studio.

Merita infine un breve inciso la questione dell’uso del marchio riabilitato da parte di terzi.

Il marchio descrittivo di un prodotto o servizio, pur se avesse acquistato un secondary meaning, potrà comunque essere usato nel suo significato originario dal concorrente, impendendo al titolare di opporsi all’uso descrittivo o, se si preferisce, non distintivo del marchio stesso.

In tali casi, diverrà essenziale accertare che l’uso fatto dal concorrente di quel marchio “sia conforme ai principi della correttezza professionale” art. 21 c.p.i., potendo questi compiere atti di concorrenza sleale trincerandosi dietro l’uso descrittivo del segno altrui.