Se il licenziatario del marchio utilizzato per prodotti di fascia media invade il mercato riservato dal licenziante al marchio di fascia alta, esiste una violazione del contratto di licenza ?
Nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle imprese in materia di proprietà industriale, lo Studio Legale Torresi & Associati ha assistito una società con sede nella provincia di Fermo in una controversia dinanzi la sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Milano, nella quale si contestava la violazione delle clausole di un contratto di licenza di marchio.
Strategie commerciali di posizionamento del marchio
Occorre premettere che diffuso è nella settore moda registrare o semplicemente utilizzare segni distintivi che hanno tutti in comune il marchio principale dell’impresa al quale, però, sono aggiunti suffissi, desinenze o altri segni grafici in modo tale da creare sul mercato una, seppur minima, differenziazione. Questi marchi, del tutto simili tra loro, sono utilizzati per contraddistinguere la stessa categoria di prodotti (es. abbigliamento e calzature), con l’unica differenza che tali prodotti si rivolgono ad fascia di mercato differente e ad pubblico diverso.
L’interesse è esclusivamente commerciale ed è quello di creare una famiglia di marchi, tutti simili tra di loro che però sono rivolti a diverse fasce di mercato, di modo che il valore commerciale del marchio principale non ne risulti indebolito a causa della diffusione dello stesso segno per contraddistinguere prodotti sia di fascia alta, che di fascia media o medio alta.
Le strategie commerciali variano, ma molte sono le imprese che utilizzano questa modalità per ampliare la commercializzazione dei prodotti e la diffusione del proprio marchio.
Il caso
Fatta tale premessa, nella causa affrontata, la licenziante contestava alla licenziataria i prezzi applicati, l’utilizzo del segno sul prodotto in modalità tali da creare confusione con i marchi utilizzati per le fasce di mercato più alte, nonché il fatto di aver utilizzato una catena distributiva che avrebbe leso l’immagine del marchio di fascia alta in quanto i prodotti recanti il marchio licenziato, di fascia media, venivano distribuiti agli stessi distributori di fascia alta, oltre che ad altri.
Tutto, ciò, contestava la licenziante creava danno alla propria immagine commerciale dei propri marchi.
Molto spesso, come in questo caso, nei contratti di licenza di marchio non si puntualizzano in maniera rigorosa le regole sulla distribuzione dei prodotti e, ciò, anche per le restrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti comunitari sulle limitazioni alla concorrenza.
L’accordo
La difficoltà di disegnare i confini delle obbligazioni che facevano capo alle parti, nonché l’esigenza di bilanciamento di interessi contrapporti perseguita dalla legge stessa e, in definitiva, l’incertezza di provare un pregiudizio e le conseguenze di un contenzioso hanno convinto le parti ad addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda.
Pertanto gli avvocati dello Studio Legale Torresi & Associati hanno assistito una delle due parti, dapprima nella causa e poi per raggiungere un accordo transattivo e, così definire ogni questione tra le parti inerente il rapporto di licenza del marchio.
